Zara pugna en Europa por la defensa de su marca y se enfrenta con una compañía de yates

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El especial celo de Inditex en la protección de sus marcas se ha traducido en una intensa vigilancia de posibles infracciones, que le ha llevado a emprender acciones tanto ante la Oficina de Patentes y Marcas como en los tribunales. Ejemplo de ello son los casos de «Zara Dental», en el que los propietarios de una clínica odontológica de Terrasa fueron condenados a pagar a la multinacional una indemnización de 60.000 euros, o el de «Ailof Zahara», en el que impugnó el registro de la marca.

La defensa de la marca de su buque insignia ha llevado a los Marta Ortega a enfrentarse ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea contra Lazzara Yachts , empresa especializada en la construcción de yates de lujo. 

Una de las líneas argumentales de la multinacional gallega se centraba en la similitud entre ambas marcas. La Oficina de Propiedad Intelectual explica en su resolución, del pasado 29 de enero, que “la apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en cuestión debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus componentes distintivos y dominantes”. 

En este sentido explica que, aunque los signos coinciden en la secuencia de letras y sonidos «ZARA»,visualmente, difieren en las tres primeras letras «LAZ». “Una parte significativa del público relevante (por ejemplo, los consumidores hispanohablantes) pronunciarán la letra ‘Z’ y las letras ‘ZZ’ de la misma manera o de manera muy similar”. 

Según detalla el documento, la jurisprudencia establece que dos marcas son similares cuando “desde la perspectiva del público destinatario, son al menos parcialmente idénticas en uno o más aspectos relevantes, a saber, el visual, el fonético y el conceptual” . Cuando “la marca anterior esté fonéticamente incluida, de forma íntegra, en el signo controvertido, se crea también una similitud entre ellas”.  

Con todo ello, la oficina considera que los signos son visualmente similares en un grado bajo y auditivamente similares en un grado medio. 

Riesgo de confusión

Tal y como explica el organismo el riesgo de confusión existe cuando hay posibilidad de que el público pueda creer que “los productos o servicios en cuestión, suponiendo que lleven las marcas en cuestión, proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”.

La apreciación de este riesgo depende de diferentes factores, como puede ser el reconocimiento de la marca en el mercado, la asociación que pueda establecerse con el signo utilizado o registrado o el grado de similitud entre la marca y el signo, así como de los productos o servicios que puedan ofrecer las firmas en cuestión. 

La resolución señala que, si bien los signos de ambas marcas difieren en las letras iniciales, dicha diferencia “no puede neutralizar el impacto del elemento común ‘ZARA’, sino que solo reduce la similitud entre las marcas (sin excluirla)”. “Se tiene en  cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente entre diferentes marcas, sino que debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas. Incluso los consumidores que prestan un alto grado de atención deben confiar en su recuerdo imperfecto de las marcas”. 

La Oficina de Propiedad Intelectual de la UE “considera que las diferencias entre los signos no son suficientes para contrarrestar las similitudes y descartar con seguridad el riesgo de confusión”. Es por ello que considera que dicho riesgo puede aparecer en aquella parte del público para la que el término ‘Zara’ “carece de significado”, estimando parcialmente la oposición argumentada de la multinacional con sede en Arteixo sobre el registro de la marca Lazzara.

Una de cal y otra de arena

En su argumentación, Inditex señala la posible confusión que pueden generar para los clientes algunos de los productos que oferta la empresa estadounidense. El artículo 8.5 del  Reglamento de Marcas de la Unión Europea (RMUE) permite a los titulares de marcas registradas anteriores con renombre evitar el registro de una solicitud de marca de la Unión Europea similar o idéntica posterior que, sin justa causa, perjudicaría a dicha marca anterior.

Tras un análisis de las pruebas presentadas por Inditex para acreditar la reputación de Zara a nivel internacional, la oficina señala que “se desprende claramente que la marca anterior ha sido objeto de un uso intensivo y prolongado, y es generalmente conocida en el mercado relevante, donde goza de una posición consolidada entre las marcas líderes, como lo atestiguan diversas fuentes independientes”.

La impugnación sobre los productos, o la confusión que se podría generar en el público sobre ellos, no prospera porque entiende la oficina que son diferentes de los ofrecidos por el gigante textil. 

A priori, podría entenderse que no existe conexión entre el catálogo de artículos que pueda ofrecer Zara y el de una empresa especializada en construcción de yates. Sin embargo, el riesgo de confusión puede entenderse con un ejemplo concreto: el de los ganchos (para embarcaciones) o ‘hooks’ según su nombre en inglés. Haciendo una búsqueda en Google introduciendo las entidades ‘hook Zara’ puede verse un amplio listado de referencias de productos de la división de hogar del gigante textil, Zara Home. 

No  obstante, la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea considera que “no existe relación alguna entre los productos impugnados y aquellos cuya reputación se ha acreditado”. “La naturaleza y la finalidad de estos productos son notablemente diferentes”.

Según detalla, “la ropa, el calzado y los sombreros son artículos esenciales de uso diario y de moda, mientras que los bienes en disputa cumplen una función en la navegación o el atraque de embarcaciones. Los canales de distribución, las estrategias de marketing y la percepción del consumidor sobre estos bienes son distintos y operan de forma independiente”. 

Además de ello considera “poco probable” que los consumidores que buscan artículos de moda los asocien con los ‘hooks’ de barco, ya que “responden a necesidades y propósitos completamente diferentes». 

De este modo, el documento señala que “los productos en conflicto no solo son diferentes, sino que también pertenecen a sectores de mercado completamente distintos” y que este grado de diferencia, a pesar de existir cierta similitud entre los signos de ambas marcas, “hace improbable que el signo controvertido recuerde al consumidor pertinente la marca anterior”.